关于参加国际专利法院研讨会的报告

发布日期:2015-12-09  浏览次数:9522

 

关于参加国际专利法院研讨会的报告

(广州知识产权法院 龚麒天)

目录

感想篇... 2

一、磨刀不误砍柴工... 2

二、不辱使命... 3

三、胜读十年书... 4

四、再见亦是朋友... 5

五、英文不能... 5

六、电子法院就是未来的法院... 6

业务篇... 7

一、关于知识产权(专利)法院体系... 7

二、关于技术事实的查明... 9

三、关于被诉侵权产品或方法的确定... 13

四、关于等同侵权原则(The Doctrine of Equivalents,简称DOE... 17

五、关于侵权赔偿数额的计算和认定... 20

六、关于被诉产品包括多项知识产权时侵权赔偿数额的计算和认定... 26

七、关于禁令... 29

八、关于专利无效程序... 35

小结篇... 38


感想篇

根据院里的安排,20151013日至1016日,我和郭小玲、陈东生法官代表中国广州知识产权法院参加了在韩国召开的国际专利法院研讨会。此次研讨会由韩国专利法院主办,大会主题是“法院、知识产权和创新”,下面还设有“专利案件的合作与协调”等六个分主题。参加会议的法官、学者和专利权利人代表来自中国、韩国、日本、德国和美国等五个国家。参会代表围绕主题进行了充分的交流和热烈的讨论。可以说,无论对大会本身而言还是每一个参会人员而言,收获都是巨大的。对于我个人来说,收获的不仅仅是韩国金秋十月的异国风景和主办方提供的各式韩国美食,更重要的是专利审判业务方面的收获,下文我将细细道来。但在此之前,我还有几点感受与大家分享:

一、磨刀不误砍柴工

法院工作的主线是执法办案。对于每一个法官而言,就是公正高效地办结案件。但无论是公正还是高效,归根到底取决于法官扎实的理论基础和丰富的审判经验。这些均离不开法官一点一滴持之以恒的学习和积累。其次,对于广州知识产权法院的法官而言,学习的紧迫性更强。这是由我们审理案件的性质所决定的。知识产权保护的是人类的智力成果,其发展与科学技术的发展紧密相连。当今科学技术发展日新月异,知识产权审判中的很多复杂疑难问题随之产生。为解决这些问题,需要不断学习。这是由中国知识产权法院的布局所决定的。中国北上广三家知识产权法院成立以来,受到了全国乃至全世界的持续关注。无论我们是否愿意,人们都会将三家知识产权法院的工作进行比较。由于主体案件性质的不同,北京知识产权法院在专利审判方面具有先天的优势。又由于管辖区域的差异,北京、上海知识产权法院更容易整合辖区内的知识产权审判力量。另外,北京、上海知识产权法院法官也在不断地学习提高中。故对于广州知识产权法院法官而言,只有比别人用更多的时间、花更大的力气去学习,才能在两年后的“华山论剑”立于不败之地。此次参会,能与世界上其他四个具有代表性国家的专利法院法官进行面对面的交流,就是一个很好的学习机会。同时,在结案任务最重的第四季度,院里一次性派遣三名主审法官参加会议,充分体现了院党组的深谋远虑和对我们的殷切期望。

二、不辱使命

此次参会,我们不仅作为一般参会者听取了会议的全部内容,还作为演讲嘉宾参与了会议第三、四、六、七分主题的讨论。我参加的讨论主题是“专利权利要求解释及其程序规定”和“法官与科学技术”,郭小玲法官参加的讨论主题是“专利侵权诉讼中的主要问题”,陈东生法官参加的讨论主题是“专利无效程序相关问题”。会上,我们在各自的分主题中就相关问题详细介绍了中国专利审判的情况。会下,法官与法官之间审判业务的交流也在进行。在演讲和交流中,我相信我们充分展现了广州知识产权法院法官的智慧和风采。由于除我们外没有其他中国法官参会,我们实际展现了中国法官的智慧和风采,传递了中国的声音,为此次研讨会的成功举办贡献了中国的力量。

三、胜读十年书

看看大会安排的讨论问题吧:你们国家专利法院体系是怎样的?你们国家的技术调查官制度的具体内容是什么?你们法院如何提高法官的专业能力?解释专利权利要求的原则是什么?如何界定权利要求中的功能性技术特征?法院是否设有单独的程序处理权利要求的解释?在判断专利创造性时如何避免后见之明?法院能否在专利侵权诉讼中宣告原告专利权无效?如何保全侵权证据?如何对待等同侵权?如何计算和确定赔偿数额?对于一个产品上包含多个知识产权的情况下,如何在计算赔偿数额时体现涉案专利权的贡献?法院审查禁令申请时考虑的因素是什么?……每一个问题都与我们的专利审判密切相关。这些问题基本涵盖了专利审判中我们可能遇到的所有问题,不少问题还是热点疑难问题。能在短短几天的时间内,直接从韩国、日本、德国、美国法官的介绍中获得这些问题他国的专利审判经验和观点,对于我来说真是“胜读十年书”啊!从八月底开始陆续准备此次韩国之行,过程是辛苦的,但相比业务上的收获,一切都是值得的。

四、再见亦是朋友

相同的法官身份,相同的关注问题,让我们与其他国家的法官有许多共同的语言。大家会上对审判问题各抒己见,会下聊工作、聊生活、谈对韩国之行的美好印象。几天下来,我们结识了不少法官朋友。特别是韩国法官,极尽地主之谊,热情好客。临别时,法官们均表达了日后加强系沟通的良好愿望。

五、英文不能丢

此次会议的官方语言是韩语和英语,英语是我们跟其他国家法官交流的唯一语言。虽然学生时代有过对英语的系统学习,工作后也曾脱产上过全英文的课程,但用英语讨论复杂的法律问题,对我们来说还是一个不小的挑战。可以说,我们的大部分准备工作都花在了英文材料的准备上面。尽管我们做了充分准备,但相比韩国、日本、德国法官而言,我们的英文材料的撰写能力和口语的流畅程度还是较弱。为满足日后的交流需要,英文是不能丢的。另外,从大的方面说,我国知识产权制度的很多内容都是从国外借鉴引入的。如专利侵权判定中的等同原则,是从美国借鉴的。北上广知识产权法院的横空出世,借鉴了美国、德国、韩国、日本知识产权法院的经验。技术调查官制度,主要借鉴了韩国、日本以及我国台湾的技术调查官制度。为更好发挥知识产权司法保护职能,知识产权法官应当具备国际视野。正如陶凯元副院长在最高人民法院知识产权司法保护与市场价值研究(广东)基地揭牌仪式的讲话中指出:“借鉴国外法院…的先进经验,创立中国知识产权司法保护的规则。同时,要善于向国外同行分享中国在知识产权司法保护中积累的有益经验,向世界展示我国知识产权司法保护成果,传递我国知识产权司法保护的‘好声音’,展现我国知识产权司法保护的良好国际形象。”借鉴他国先进经验,传递中国好声音,这些显然离不开对英语的熟练掌握。

六、电子法院就是未来的法院

大会组织的其中一个活动是参观韩国最高法院信息技术中心。该中心工作人员向我们展示了令人印象深刻的电子法院系统。使用该系统,所有与诉讼有关的流程均可以上网实现,如网上立案、网上缴费、网上提交证据、网上证据交换、网上庭审、网上调解、网上执行、网上调档阅卷等。电子法院极大地降低了当事人诉讼成本,极大地方便了当事人诉讼,同时也提高了审判效率,增加了审判透明度,方便了法官审理案件。据介绍,韩国通过电子法院系统诉讼的案件自2010年起逐年大幅增加,2015年有超过90%的专利案件使用该系统。韩国电子法院的巨大成功对处于“互联网+”时代和信息化3.0版建设中的人民法院,借鉴意义尤为突出。事实上,早在今年6月份,中国首家高级法院-吉林省高级人民法院的电子法院系统已经开通运行。111日《人民法院报》头版对吉林高院电子法院进行了详细报道,其基本内容与韩国电子法院相同。报道提及,吉林高院院长王常松正是访问并了解到韩国有58%的民事案件采取电子诉讼方式进行后,才组成课题组提出“互联网+吉林电子法院”的工作目标。可以说,吉林高院电子法院是对韩国电子法院的一次成功取经。对其他中国法院而言,电子法院必将逐步推广,成为不远未来的法院模式。

业务篇

以下是对德国、日本、韩国、美国专利审判中相关问题的介绍,由我根据以下法官及律师向大会提供的书面材料整理翻译而成:德国卡尔斯鲁厄地区高等法院法官Carsten ZULCH,日本知识产权高等法院法官Asayo OHYORIMasaya TANAKA,韩国专利法院法官Jongsun CHOI及韩国首尔高等法院法官Young YOU,美国伊利诺斯州北区法院首席法官Ruben CASTILLO、美国特拉华州地区法院法官Gregory SLEET及微软公司助理总法律顾问David E.KILLOUGH。由于翻译水平有限,错漏在所难免,仅供参考。

一、关于知识产权(专利)法院体系

(一)德国。德国联邦专利法院于1962年成立,设在慕尼黑,受理针对德国专利与商标局决定提起的上诉案件,以及专利无效案件,但无权受理专利侵权案件。如不服专利法院的判决,可上诉到联邦最高法院。专利侵权案件由德国地区法院受理,如不服,可上诉到地区高等法院。如不服,当事人可以针对法律问题申请联邦最高法院三审。在专利侵权诉讼中,若涉及专利无效问题时,当事人只能向联邦专利法院提出专利无效宣告。受理民事侵权诉讼的法院并没有权力对专利有效与否做出判决。

(二)日本。日本知识产权高等法院于2005年成立,它不是一个独立的法院,设在东京高等法院内,但级别相当于高等法院。它受理两类案件,一类是当事人不服日本专利局的决定提起的行政案件,知识产权高等法院作为一审法院进行审理,当事人不服的,可以上诉到日本最高法院,实行二审终审。另一类是当事人不服地区法院对知识产权民事案件一审判决的上诉案件,知识产权高等法院作为二审法院进行审理,当事人不服的,还可以上诉到日本最高法院,实行三审终审。需要说明的是,日本知识产权民事案件分为技术类案件和非技术类案件。所谓技术类案件,是指涉及专利(日本的专利仅指发明专利,实用新型、外观设计单独立法保护)、实用新型、集成电路布图设计、计算机软件的案件。所谓非技术类案件,是指涉及外观设计、商标、除计算机软件外的其他作品著作权、邻接权、繁殖权、不正当竞争等案件(这里值得注意的是,外观设计在日本不属于技术类案件)。技术类案件一审由东京地区法院和大阪地区法院专属管辖。非技术类案件,由东京、大阪及其他的地区法院管辖。技术类案件的二审由日本高等知识产权专属管辖。非技术类案件的二审,如果属于东京高等法院的管辖范围,则归知识产权高等法院管辖,如果不属于东京高等法院的管辖范围,则由有管辖权的其他高等法院管辖。

(三)韩国。韩国专利法院于1998年成立,设在大田。它对不服韩国知识产权局下设知识产权裁判所关于授权、无效的决定提起的行政案件进行专属管辖。当事人不服专利法院判决的,可以上诉到最高法院。但韩国专利法院对专利侵权案件没有管辖权,该类案件由地区法院一审、高等法院二审、最高法院三审。

(四)美国。美国联邦巡回上诉法院(简称CAFC)于1982年成立,设在华盛顿。美国的法院体系分为州法院体系和联邦法院体系,分别都具有初审法院、上诉法院以及最高法院三级。知识产权侵权案件归属联邦法院管辖。联邦地区法院对知识产权侵权案件进行一审。但知识产权侵权案件中的专利和植物新品种二审案件则由CAFC专属管辖。而商标和著作权侵权二审案件,则由其他的联邦上诉法院管辖,CAFC对此没有管辖权。另外,CAFC还专属管辖不服美国专利商标局关于专利审查决定的案件。

二、关于技术事实的查明

讨论的具体问题包括:1、是否有法院任命的能帮助法官理解技术问题的技术类专家?他们如何选任,需要何种背景技术,其工作地位和任务是什么?他们以何种形式提交技术意见,当事人能否接触其技术意见,法院应当如何处理这些专家意见可能存在的偏见?2、是否有法院任命的不需要出庭作证的技术顾问?他们的具体情况如何?3、法院是否可以任命其意见作为证据使用的技术专家?他们的具体情况如何?4、在一个案件中,上述几类专家是否可以同时存在?法院在案件中选择使用哪类专家时应当考虑什么因素?

(一)德国。德国法院没有技术调查官,也没有技术顾问。但德国联邦专利法院有技术法官,具有相应的技术资质,在没有技术辅助人员的情况下也能对技术事实做出判断。另外,在专利侵权诉讼中,德国具有高度专业的专利律师和专利代理人,这些人会就案件的技术事实在辩论程序前向法官提交书面意见,然后在辩论中双方针对技术争议进行交锋。一般情况下,法官通过审阅律师和专利代理人提交的书面意见,听取双方的辩论意见后,基本能够对案件的技术事实进行判断。在极个别的情况下,如果法官认为相关技术事实仍然存在争议,就会依职权聘请技术专家。当事人此时也可以申请法院聘请技术专家。法院聘请专家无需征得当事人同意。但司法实践中,法院在聘请前会征求当事人的意见,同时还会征求当事人对专家人选的意见。技术专家提交的意见属于证据。

(二)日本。日本有技术调查官。一般具有日本专利局审查员和专利代理人的从业经历和背景,既懂法律又懂技术。在特定的案件中,根据法庭的要求,技术调查官会针对案件的技术事实和相应的司法判例进行调查。在法庭上,技术调查官可以向当事人发问。技术调查官不参加合议庭的评议,但应当提交书面和口头的调查意见,该意见不属于证据,也不会出示给当事人,仅作为法官判决的参考。

日本也有技术顾问。日本知识产权高等法院有一个超过200人的顾问专家名单。法院在决定是否聘请技术顾问,以及技术顾问具体人选时,必须听取当事人的意见。如果当事人提出拟聘请的技术顾问与案件存在利益冲突,法院在决定时应当予以考虑。通常情况下,法院一旦决定聘请技术顾问,每一个案件中会聘请三名。但司法实践中聘请技术顾问的案件比例并不高,通常是10%-15%。技术顾问的主要任务是向法庭提供顾问意见,其目的是帮助法官理解当事人在证据和陈述中提及的技术问题。技术顾问可以参加庭审。顾问意见可以口头或书面方式提供,司法实践中通常是在法官和当事人面前以口头方式提供。该意见不属于证据,但当事人可以针对顾问意见提出异议。

日本还有法庭聘请的技术专家,他出具的意见视为证据,这一点是其与技术调查官和技术顾问的本质区别。司法实践中,相比技术调查官和技术顾问,法庭聘请的专家就技术问题发表意见的情况很少见,反而是在认定侵权赔偿数额时法庭经常聘请相关领域的专家出具专家意见。另外,法庭聘请该类专家不需要征得双方当事人的同意。

(三)韩国。韩国有技术调查官。技术调查官的来源主要是两种途径:韩国专利法院院长可以要求韩国专利局或其他相关政府部门派遣相关政府官员(如审查员)作为技术调查官来法院工作;韩国专利法院院长还可以从其他人中任命技术调查官。后一类技术调查官应满足以下条件:曾经在专利局担任过裁判人员超过五年的;或曾经担任工业技术或科学技术领域的政府官员超过七年并取得五级技术职称五年;或取得科学技术领域学科硕士学位并有该领域工作经验;或取得科学技术领域学科博士学位;或取得国家认可的工程师资格。目前,韩国专利法院共有17名技术调查官,其中15名是专利局派遣的政府官员,2名是法院自己聘用的。在这些技术调查官中,其中5名是机械领域专家,3名是化学领域专家,3名是电气领域专家,2名是通讯领域专家,2名是药品供应领域专家,还有1名建筑领域专家和1名农业森林领域专家。技术调查官的主要职责是:根据院长命令就技术领域的知识向法庭提供意见或建议;根据院长命令审查与技术有关的法庭文件、证据,调查技术事实,并提供书面或口头的审查和调查意见;经院长或法官同意就相关技术事实向当事人发问;经院长同意就具体案件的技术问题提交审查意见。技术调查官不参加合议庭评议,其技术审查意见不属于证据,无需向当事人出示,仅作为法官判决的参考。

韩国法庭还可以依职权或根据当事人申请聘请技术顾问。在确定技术顾问人选时,法庭一般会听取当事人的意见,大多数情况下聘请的专家是双方当事人都认可的专家。技术顾问在案件中的使用情况并不常见。通常而言,一个顾问专家一年可能参加3-4件案件的审理。经院长同意,技术顾问可以就相关技术问题向当事人发问。技术顾问可就专利的技术或创造性等问题用书面或口头方式出具顾问意见。这些意见不是证据,但应当向当事人出示,并听取当事人的意见。

韩国没有其意见可以作为证据使用的法庭聘请的技术专家。

(四)美国。美国法官依靠三类专家的帮助审理专利案件。该三类专家均由法庭聘请。第一类是技术顾问,其身份类似于法庭书记员。他们具有技术方面的专业能力,能够帮助法官理解案件中的技术问题。他们不会在法庭上作证,也不接受当事人的盘问。第二类是技术专家。他们与技术顾问的本质区别在于,其需要在法庭上作证,其证言属于证据。第三类是特别专家。他们通常是精通专利法的律师,与上述两类专家不同的是,该类专家并不必须是科学技术方面的专家。他们的主要工作并不是帮助法官理解技术问题,而是帮助法官厘清专利案件中的法律问题。

三、关于被诉侵权产品或方法的确定

讨论的具体问题包括:1、专利侵权诉讼中,是否存在搜查、扣押等措施去发现和确定被诉产品或方法?在何种情况下,法院会允许上述强制措施?采取这些措施的具体程序是怎样的?2、被告能否被要求公开或提供被诉产品或方法?如果被告不配合,法院如何处理?法院能否签发命令强制被告提供?如果被告提出涉及其商业秘密,法院如何处理?3、如果原告认为被告提供的被诉产品或方法与实际情况不符,法院又如何处理?

(一)德国。从前,德国法院认为证明自己的主张是当事人的责任。法庭通常不会帮助一方当事人或其代理人去收集证据以建立其起诉或抗辩的基本事实。德国诉讼法没有类似美国的诉前证据发现程序。所谓每一方当事人都有权利看到所有案件文件的观点,在德国是不被认可的。

经过司法实践的长期发展,德国现在的情况发生了很大的变化,出现了所谓的“杜塞尔多夫程序”(杜塞尔多夫是德国的一个城市)。该程序给专利权人提供了非常有效的手段,使其能在诉前保全到与侵权相关的产品和文件。在符合一定条件的情况下,法庭会颁发检查令,准许专利权人检查与侵权相关的产品,并可以要求被申请人提供相关文件。专利权人要求法庭颁发检查令,应当符合以下条件:1、专利权人必须证明具有较高的侵权可能性。专利必须是有效专利,如果该专利处于无效程序中,专利权人必须证明该专利被维持有效的可能性很高。同时,专利权人还应当证明被申请人很有可能侵犯了其专利权。2、对产品的检查或责令被申请人提交相关文件必须具备必要性,足以成功起诉被申请人侵权。如果专利权人有其他的方式获得相关证据或信息,其要求法庭颁发检查令的申请将不被支持。3、对产品的检查或责令被申请人提交相关文件必须具备适当性。法庭在颁发检查令时要衡量多种利益,特别是被申请人的商业秘密可能被竞争对手获得,这一因素应当得到充分考虑。

如果专利权人能够满足上述条件,法庭会颁发检查令。为保护被申请人的商业秘密,法庭将聘请一名专家去具体实施检查行为。该专家负有保密义务。检查时,申请人自己是不被允许见证检查过程的。申请人的代理人可以在检查现场,但该代理人同样负有保密义务,即便面对委托人也不能泄密。需要说明的是,申请人有责任尽可能详细描述所要检查的具体内容以及检查的方法。检查令把检查的内容描述得越精确详细,就越能避免检查后侵权是否存在仍然真伪不明的情况出现。举个例子,假如申请人要求检查一台机器设备,检查令应当载明:该机器是否以及由谁接通开关;检查专家是否可以取走相关的机器零部件;申请人是否提供了担保等内容。检查后,专家出具的检查报告只能提供给法庭。法庭在听取被申请人和申请人代理人的意见后,将决定该检查报告是否及在多大程度上向申请人公开。如果商业秘密的内容与专利无关,其报告中有关商业秘密的内容将不向申请人公开,如涂黑该部分内容。如果报告证实存在真实的侵权情况,至少报告中相关内容应当出示给申请人。如果报告排除了侵权的可能性,申请人将不能获得被申请人内部工序的细节。如果报告对是否存在侵权事实仍然存有疑问,此时法庭需要个案分析,决定在多大程度上向申请人公开报告。

如果被申请人不配合法庭颁发的检查令的实施,法庭在考虑案件证据时将做出对被申请人不利的认定。

(二)日本。在专利侵权诉讼中,日本法院不可以采取搜查、扣押等措施去发现、确定被诉侵权产品或方法。根据日本专利法,被告在反驳专利权人的侵权指控时,除非有合理理由,否则有义务就其产品或方法提交证据进行澄清。如果涉及被告的商业秘密,可能构成上述合理理由之一。但需要说明的是,被告的该项义务并不能减少原告就其侵权主张的举证责任。如果被告未按专利法要求进行澄清,法庭也不能对被告进行制裁。但法庭在考虑被告的反驳意见时会做出对其不利的认定。如果原告认为被告提交的产品或方法与其真实的产品或方法不同,原告可以请求法庭责令被告提供证据证明其提交的产品或方法就是其真实的产品或方法。

(三)韩国。在民事诉讼中,没有关于法庭可以采取搜查、扣押等措施去发现、确定被诉侵权产品或方法的规定。司法实践中,一般通过以下两种方式确定被诉产品或方法:一是原告通过市场购买的方式取得被诉产品;二是被告根据法庭的建议向原告提供被诉侵权产品。如果被告不配合法庭,法庭不会因此对被告进行制裁。但被告的行为会给法官留下不良印象。故被告没有合理理由不会拒绝法庭的建议。在确定被诉产品或方法过程中,被告往往提出涉及其商业秘密。对此,韩国法院采取了多种措施去解决,如签发保密命令、不公开庭审、限制只能对秘密的内容进行查看(不提供副本)等。

(四)美国。通常情况下,法庭不会采取搜查、扣押等措施去发现、确定被诉产品或方法。但是,美国联邦民事诉讼法律规定在某些限制的情况下法庭可以通过诉前证据发现程序对被申请人的文件、物品和房屋进行检查。在起诉后,原告一般通过证据发现程序要求被告提供相关证据来确定被诉产品或方法。另外,法庭也可以直接要求被告提供被诉产品或方法。如果被告不配合证据发现程序或拒绝法庭的要求,法庭首先会要求双方当事人自行协商解决。如果协商失败,法庭将会签发命令强制被告遵循法庭程序和要求。如果被告违反该命令,被告将会受到法庭的制裁,如向原告支付金钱或被告的证据被法庭排除或法庭裁定被告在某一个争议问题上败诉或整个案件败诉。对于在确定被诉产品或方法中涉及的被告商业秘密,法庭会签发保护令,限制接触秘密的人员范围,如限制只能由法庭或陪审团或对方律师事务所或独立专家查看。违反保护令被视为情节严重的违法行为并将导致法庭制裁。

四、关于等同侵权原则(The Doctrine of Equivalents,简称DOE

讨论的具体问题包括:1、在专利侵权诉讼中,等同原则是否双方当事人争议的重要问题之一?适用等同原则的案件比例是多少?2、如何认定等同特征与专利权利要求记载的对应特征具有实质性相同的效果?是否存在对等同原则适用范围扩大或缩小的趋势?如果有,原因是什么?

(一)德国。2002年,德国最高法院在适用等同原则时创立了“三步检测法”。第一步,等同特征必须与专利权利要求书记载的对应特征具有相同的技术效果或功能。第二步,在专利优先权日,本领域普通技术人员就已经能够认识到该等同特征具有相同的技术效果。第三步,在认定该等同特征是否具备相同技术效果时,所有必要的考虑都应当与专利权利要求书的技术启示相符,即该权利要求书的内容已经清晰地启示存在这样一种等同替代的技术手段。司法实践中,第三步的检测是最重要的一步,也是最难满足的一步,很多案件就是因为不能满足第三步检测要求而被拒绝等同原则的适用。德国法院强调,在适用等同原则时,一定不能偏离专利权利要求书中关于等同替代手段的技术启示。德国最高法院多次指出,在适应等同原则时,法律的确定性与为发明人提供公平的报酬具有相同的重要性。也就是说,仅仅找到一种能实现与专利权利要求书记载的某一技术特征相同功能、效果或目的的替代技术手段是不够的。在进行“三步检测法”时,法官必须考虑权利要求书中精确的技术内容。权利要求书不仅仅是出发点,也是引导本领域普通技术人员去寻找等同替代技术手段的决定性考虑因素。关于一项替代技术手段是否具有相同的技术效果这一问题的答案,只能从权利要求书的启示中寻找。所以,对权利要求书进行仔细和准确的解释,不仅对于字面侵权而且对于等同侵权,都具有十分重要的意义。

(二)日本。1998年,日本最高法院在一个案例中确定了等同原则的适用。日本最高法院在该案中指出,如果产品的一部分被替换后,该产品技术方案仍然能够实现发明的目的且能取得相同的功能和效果,则等同侵权成立。许多日本法院在判断两个技术方案是否具有相同功能和效果时,都会以专利说明书为基础,而基本不考虑那些功能和效果与发明思想并不直接相关的技术方案,也会不考虑那些与说明书中的实施例迥异的技术方案。关于对等同原则适用的限制,日本最高法院在1998年案例中提到了两种情况。一种情况是,被指控等同侵权的产品,与专利申请日时处于公知领域的技术方案不同,或者不是本领域普通技术人员专利申请日时很容易能够获知的技术方案。另一种情况是,被指控等同侵权的产品,不是专利在申请时被有意排除在权利要求书外的技术方案。上述第一种情况实际涉及被诉产品使用的是现有技术的问题,第二种情况实际涉及禁止反悔的问题。

(三)韩国。司法实践中,韩国法院对于专利权利要求书的字面解释是非常严格的,故等同侵权的指控比较常见。在判断等同特征与专利相应的技术特征是否产生实质性相同效果时,韩国最高法院指出,如果两者的不同仅仅是采用传统技术手段所形成的次要的区别,并没有涉及发明思想的主要部分的,则应认定两者产生实质性相同的效果。另外,韩国法院至今尚无限制或扩张等同原则适用的趋势。

(四)美国。早在1853年,适用等同原则的判决就已经在美国出现。美国是首先创立等同原则的国家。关于等同侵权的判断,美国法院有一种所谓的“功能-方式-效果”检测法,即等同特征是否将与权利要求书记载的相应特征基本相同的功能,以基本相同的方式实现,从而得到基本相同的效果。对于等同原则的适用,主要存在两种限制的情况。第一种是,专利权人不能利用等同侵权去涵盖现有技术。第二种是,专利权人在申请专利时放弃的技术方案,不能在等同侵权时又采用,即禁止反悔。

五、关于侵权赔偿数额的计算和认定

讨论的具体问题包括:1、什么证据被经常用于计算侵权赔偿数额(比如专家证言、会计账册、销售数据)?如果这些证据由一方当事人提交,如何保障这些证据的真实性?2、法院会使用专家证言和专家报告吗?法院会依职权启动使用专家的程序吗?这些专家可以自主选择评估的原始资料和评估方法吗?如果发现专家计算的赔偿数额不合理,法院如何处理?3、如果双方当事人对赔偿的计算方法不能达成一致,或者一方当事人对相关数据提出质疑,法院如何处理?法院可以基于证据酌定赔偿数额吗?如果可以,法院酌定的原则是什么?

(一)德国。德国没有所谓的证据发现程序,故专利权人在计算侵权赔偿数额时很大程度上依赖侵权人提供相关文件。为了能准确计算侵权赔偿数额,德国法律为专利权人提供了有效的途径。即专利权人可以向法庭提出要求侵权人提交账册资料的申请。对于专利权人而言,侵权赔偿数额可以有三种计算方法,分别是专利权人因被侵权的实际损失;合理的专利许可使用费;侵权人因侵权的获利。专利权人可以在得到侵权人提供的财务账册后,选择一种对己最为有利的计算方法。另外,侵权人在提供相关账册时,不仅要提供与侵权产品的数量相关的账册,还要提供所有与其侵权利润相关的账册。如果侵权人主张扣除相关的开销和成本,其所提交的账册必须使原告能够评价是否存在或在何种程度上存在这些因侵权产品所直接发生的开销和成本。在大多数案件中,这意味着侵权人不得不公开侵权产品的整个成本架构。只要侵权人提供的账册中反映的信息不够完整和清楚,其提交义务就没有完成,侵权人将被法庭强制修改所提供的账册。总的来说,对侵权人而言,提供账册的过程是痛苦的。德国占优的观点认为,被告还有义务同时提供账册的支持文件,如账单、收据等原始文件。如果被告持有与计算损失相关的其他文件,如资产负债表、结算单等,法庭也会要求被告一并提交。如果原告怀疑被告未尽账册提交义务,原告可以向法庭申请,要求被告出具一份书面宣誓书,保证其提交的账册资料已经是尽可能地完整和准确。宣誓书必须由被告法定代表人出具。宣誓书一旦发现作假,宣誓人将面临刑事指控。正因为如此,一旦法庭要求被告提交账册资料,被告都会如实提交,从而避免原告怀疑而被法庭要求出具宣誓书。

德国法院在赔偿数额认定过程中,很少使用专家报告或专家证言。原因之一是,一旦被告按照法庭要求提交了账册资料,就轮到由原告根据被告提供的这些信息来证明具体的赔偿数额。德国法院认为,此时由法庭来判断原告的结论是否正确,这在很大程度上是一个法律问题而不是一个事实问题。第二个原因是,德国法律给了法院酌定赔偿数额的自由度。该规定是基于侵权赔偿数额的计算是不可能在数字上非常精确的。但这并不意味着当事人对赔偿数额的举证是毫无意义的。法庭的酌定必须建立在考虑案件所有相关因素的基础上。也就是说,法庭必须查明所有与计算赔偿数额有关的事实,只有在这种情况下,法庭在被允许酌定赔偿的具体数额。尽管如此,根据被告提交的账册资料进行赔偿数额的估算,有时候是一项非常复杂的工作。此时,法庭就会聘请专家,如会计师事实所,来解决这一问题。法庭会签发书面的命令。在命令里,法庭应当明确专家要回答的问题。法庭还会在书面命令里详细说明专家应当遵循的法律及调查原则。专家调查必须基于当事人提交给法庭的事实和文件。如果专家需要当事人提交进一步的文件,其应当先告知法庭,法庭在与当事人商量后决定是否命令持有相关文件的当事人提交。对于由专家计算出来的赔偿数额,法庭没有义务必须采纳。专家的工作仅仅是为法庭解答专业问题。裁判案件是法庭的责任,不是专家的。当然,如果法庭决定不采纳专家的意见,它必须给出充分的理由。

在德国,最常采用的计算方法是被告的侵权获利。在计算被告侵权获利时,法院有两个步骤。第一个步骤,是计算侵权产品的总体利润是多少。总体利润等于销售额减去成本。如上所述,只有与侵权产品的生产和销售直接关联的成本才能够扣减。对此,法庭应当考虑以下问题:被告的雇佣成本是多少,其中直接与侵权产品的生产和销售关联的费用是多少?某一特定雇员是否只操作被诉侵权的设备(如果是,他的工资将被作为成本扣减),是否还操作其他未侵权的设备?被告的运输费是多少,其中直接与侵权产品的生产和销售关联的费用是多少?…尽管要考虑许多问题,但最后,采用一些假设、推断及简化是不可避免的,无论当事人还是法庭都必须经历一个相当痛苦的涉及诸多事实和法律问题的计算过程。第二个步骤,是计算总体利润中与侵权关联的那部分利润是多少。这是因为一个获得市场成功的产品除了使用原告涉案专利技术外,还可能归因于其他多个因素,如:产品装潢设计、市场营销的努力、该产品还使用了其他的专利技术等等。在这种情况下,原告仅能获得使用其专利所产生的那部分利润,但不能就上述其他因素产生的利润也获得赔偿。所以,法庭必须决定哪部分利润是使用原告专利所产生的利润。对此,法庭应当考虑以下问题:最主要的问题是,从一般消费者的立场看,专利产品在多大程度上与市场上相关在先产品有区别?对于一个全新的产品而言,大部分或全部的利润可能均由该专利所产生,但对于一个改进产品而言,改进专利所产生的利润相对要小很多。其次,侵权产品是否存在使用其他专利技术的情况?还要考虑,市场营销的因素、商标的因素、以及产品装潢设计的因素,等等。在计算与侵权关联的那部分利润是多少时,法庭的酌定变得必要。德国最高法院多次指出,只要法庭已经充分考虑了案件的各种因素,与侵权关联的那部分利润的百分比是可以酌定的,最高法院一般不会干扰一审法院的自由裁量权。

计算赔偿数额还可以采用合理使用费的方法。相比采用被告侵权获利的方法,合理使用费的方法没有那么复杂,而且在被告能够证明侵权产品没有产生任何利润的情况下,该方法也是适用的。同样,法庭在采用合理使用费方法时,也有两个步骤。第一个步骤,是正确计算相关的销售价值。法庭应当考虑以下问题:侵权产品的销售情况怎样?如果侵权的只是某个产品的部件,那么该部件在整个产品的销售价值中所占的比例是多少?如果侵权部件被单独和作为某个产品的一部分被销售,此时两者销售价值都应当计算。有些时候,可以归因于原告专利所产生的份额难以精确计算,法庭就必须进行酌定。第二个步骤,是确定被告合理的使用费率。法庭在这一步会经常采用估算。诚然,如果专利权人已经建立自己的许可体系并已经将涉案专利许可给他人使用,该许可体系可以作为确定被告合理使用费率的指导。如果有证据证明原告专利的使用费率在市场上已经形成惯例,该惯例也可以作为确定被告使用费率的有力指导。但当不存在以上两种情况时,法庭就必须考虑所有与确定合理使用费率有关的因素,比如:专利技术的经济效益是什么?一般消费者是否会将使用专利技术的产品质量与特定的企业相联系?使用专利技术的产品是否会因此提高销售价格?是否存在侵权人愿意提高使用费率的其他利益,如原告专利被多次申请无效但仍然维持有效。侵权人使用原告专利的时间有多长?等等。

(二)日本。在计算侵权赔偿数额时,被经常使用的证据是会计记录和销售记录。另外,日本专利法规定,根据一方当事人的申请,法庭可以命令专家证人去计算侵权赔偿数额,另一方当事人则可以就有关事项向该专家辩解。被法庭指派的专家证人在根据当事人提交的会计和销售记录计算赔偿数额前,会对这些记录的真实性进行审查。在专家进行调查过程中,法庭会与专家保持充分沟通,以避免专家报告出现误解和疏漏。如果法庭发现专家报告确有补充的必要,法庭将命令专家予以补充。日本专利法还规定,法庭在计算侵权赔偿数额时,如果相关事实确实难以证明,法庭可以酌定具体的赔偿数额,但法庭在酌定时必须以当事人全部辩论意见以及案件所有相关证据的审核结果为依据。

(三)韩国。在计算侵权赔偿数额时,证明力较高的证据包括会计账簿、提交给韩国税务机关的书面报告中涉及产品增值税的描述、韩国税务机关公布的一般收益率、以及相关行业的许可使用费等等。在大多数案件中,针对侵权产品的准确的会计原始资料较少被使用。但如果有必要使用,相关的会计原始资料包括会计分类账、销售和采购分类账、生产成本报表、费用报表、库存表、销售价格表、税务发票、交货报表等。是否采信这些证据,由法庭在听取双方当事人意见后决定。如果根据上述证据仍然不能确定具体的赔偿数额,法庭将予以酌定。酌定时,侵权产品的销售量一般可以通过审理查明,再乘以韩国税务机关公布的一般收益率,该乘积通常被认定为赔偿数额。在韩国,酌定赔偿数额的案件比例是相当高的。另外,韩国很少指派自己的专家去计算赔偿数额。

(四)美国。对于原告而言,即便有关赔偿的信息由被告掌握,他也可以通过证据发现程序去获取这些信息。同样地,对于由第三方掌握的有关赔偿的信息,原告也可以申请法院向第三方发传票后通过证据发现程序取得。关于计算赔偿数额的证据,原告通过发现程序取得的会计账簿和记录经常被作为证据提交,同时原告还会提交其聘请的专家意见,说明所主张的具体赔偿数额。被告通常会提出自己的专家意见予以反驳。此时,确保双方提交的专家意见满足法律和科学的标准,就是法庭的责任了。另外,美国法院很少指派自己的专家去计算赔偿数额。

六、关于被诉产品包括多项知识产权时侵权赔偿数额的计算和认定

讨论的具体问题包括:1、对于这类被诉产品,法院是如何评价原告涉案专利对于该产品销量的贡献?2、商标声誉、市场占有率等因素也会影响被诉产品的销量,法院应当如何评价这些因素对被告侵权利润的影响?

(一)德国。如果被诉产品包括多项知识产权,只要除原告涉案专利外的其他知识产权仍然对被告具有强制效力,那么在计算被告对原告的侵权赔偿数额时就应当考虑这些其他的知识产权的影响。无论是采用被告侵权获利还是合理使用费的计算方法,如果被告同时侵犯了其他的知识产权,则其他知识产权所产生的利润应当从中予以扣除。当被告主张应当扣除相关利润时,被告必须证明哪一个知识产权是相关的以及为何被诉产品使用了这些其他的知识产权。原告则可以反驳这些其他的知识产权其实已经无效或被诉产品没有使用这些知识产权。要说明的是,这些其他的知识产权对被诉产品的市场成功是否具有影响,也是一个值得考虑的问题。被告可能要证明消费者实际上会对这些其他的知识产权付费。最后,法庭将决定不同的知识产权在同一个被诉产品的获利中的贡献是多少。如果被诉产品包含的知识产权数量不多、这些知识产权的有效性及对产品利润的影响不太复杂的时候,上述过程不会给法庭带来很大的困扰。然而,被告关于被诉产品除原告涉案专利外还包含其他知识产权的抗辩,存在很大可能加大诉讼程序的复杂程度,特别是涉及高科技的标准必要专利(Stand Essential Patent,简称SEP)的案件。在这些案件中,数以百计的专利被一项技术标准所覆盖。如果法庭被要求去判断所有这些专利是否有效、被诉产品是否使用了这些专利,案件的审理将难以把控。法庭没有当然的义务在一个案件中去处理数以十计甚至百计的侵权。所以,关于其他知识产权对被诉产品利润的影响,应当交由法庭根据证据规则进行自由裁量。

(二)日本。在计算包含多个知识产权的被诉产品赔偿数额时,法庭一般采用估算的方式来认定各知识产权对被诉产品的贡献。大多数法庭在估算时,会把精力主要集中在将原告涉案专利与其他知识产权在技术方面的重要性或有用性进行比较。另外,法庭在估算时通常不会使用专家证人,该问题被认为是法庭自由裁量权的范畴。

(三)韩国。对于各知识产权对被诉产品的贡献问题,由法庭在充分听取双方当事人意见和审核全部相关证据后,进行自由裁量。

(四)美国。美国法院认为,当一个产品涉及多个知识产权,适用的规则是最终的许可使用费基数和许可使用费率必须反映原告涉案专利对于该产品的价值贡献。被告从原告处取得的只是原告的专利技术,故被告需要赔偿给原告的就只是原告专利对被诉产品的价值增量。事实上,不仅是许可使用费,对于其他的赔偿计算方法,将原告的专利与非原告专利因素对被诉产品的价值增量进行分摊,也是必要的。陪审团必须基于值得信赖的证据最终对原告专利与非原告专利因素对被诉产品产生的价值进行分摊。此时,经济学家将提供帮助。经济学家可以通过不同方式进行分摊,如仔细确定许可使用费的基数,以使其反映原告专利因素所增加的价值,或者调整许可使用费率,以使其将非原告专利的因素实现的价值予以扣除,又或者将上述两种方法结合运用。总之,最终确定的合理使用费数额必须以原告专利因素对被诉产品增加的价值为基础。

七、关于禁令

讨论的具体问题包括:1、基于专利侵权的事实,禁令的颁发是法律强制性的规定还是法院的自由裁量?如果由法院自由裁量,何种情况下法院可以拒绝颁发禁令?该问题对于永久禁令和临时禁令是否有区别?2、如果原告涉案专利仅仅是被诉产品的一个部件,或被诉产品上除原告专利外还存在其他数个专利,法院是否可以针对整个产品颁发禁令?如果原告涉案专利是被诉产品的关键部件呢?该问题对于临时禁令是否有所区别?3、在涉及非专利实施公司(Non-Practicing Entity,简称NPE,又称专利流氓、专利蟑螂)的案件中,法院对于禁令审查是否有所区别?4、永久禁令与临时禁令在程序和证据审查方面的有何区别?5、禁令中,原告或申请人是否需要提供担保?

(一)德国。对于禁令的颁发,法律规定的唯一先决条件是存在专利侵权行为。禁令救济的给予与侵权者的过错没有关系。即便侵权者实施侵权时既没有故意也没有过失,他仍然必须停止侵权行为。而且,禁令救济的给予也不需要建立在必要性或合理性的基础上。因此,禁令救济是知识产权被侵犯后的标准救济措施。必须说明的是,如果永久禁令在一审判决时颁发,即便该判决尚未生效处于上诉阶段,原告也可以申请强制执行该禁令,但前提是原告必须提供担保(通常是银行担保)。法庭会对担保的具体数据进行确定,使其在一审判决被撤销的情况下可以弥补实施禁令给被告造成的可能损失。如果永久禁令是在二审判决时颁发的,由于二审判决可以上诉至最高法院,被告为了阻止禁令强制实施可以提供担保。此时,原告也可以提供反担保申请禁令强制实施。

但对于临时禁令的颁发,情况有所不同。与永久禁令相同的是,临时禁令颁发的先决条件是存在侵权或存在侵权的危险。然而,由于临时禁令仅通过简易程序决定,故其还需要满足其他的要求。简言之,禁令申请人必须证明以下内容:涉案专利权必须具有很高的可能性是有效的,对此,法庭通常会要求该专利权在专利无效程序中至少一审裁决为有效;侵权事实相当明确,法庭通常无需听取专家证言就能做出该判断。为何要增加这些要求,理由一是,禁令措施给侵权者带来的后果是相当严重的,而临时禁令一般不要求申请人提供担保。另一方面,简易程序不能很好地应对专利侵权诉讼中的复杂问题。基于临时禁令的性质,法庭没有太多时间进行普通程序以做出理据足够充分的裁决。理由二是,在德国,专利无效程序和专利侵权诉讼是分别进行的。在专利侵权诉讼中,即便是普通程序,原告也能较快地获得永久禁令救济。由此可见,临时禁令没有太大的必要性。因此,临时禁令的颁发受到很大的限制。但这并不意味着临时禁令没有成功的例子,只是它被限定在特定的情况下。比如,一个药厂在涉案专利有效期届满前几个月开始生产和销售这种专利药品的仿制药,此时只有通过简易程序颁发临时禁令才可以有效救济专利权人。

如果涉案专利只是一件产品的部件,或者一件产品上有多个专利存在,法院对禁令的审查没有区别。德国法院认为,对于一件复杂的产品而言,哪怕只有一个部件涉及专利侵权,原告也可以获得对整个产品的禁令救济。被告将被命令立即停止侵权。此时应该由被告来决定如何履行禁令的义务,比如,他可以更换侵权的部件,可以停止销售整个产品,也可以向原告申请专利许可。总之,上述假设的情况对原告获取禁令救济没有任何影响。

在涉及NPE的案件中,在德国占优的观点认为,德国法律有足够的保障和灵活性去防范NPE对禁令的滥用行为。专利保护不能仅仅限于市场的积极参与者。法律没有规定专利权人必须生产销售其专利产品,他有通过出卖其专利或许可他人使用其专利的方式来获得经济利益的自由。专利权是一种知识产权,不管专利权人是否积极的市场竞争者,都必须赋予其禁止他人使用其专利技术的权利。德国法律为防范NPE滥用禁令,有以下措施:1、如上所述,如果禁令的实施可能给被告造成损害的,原告必须提供担保。2、上诉法院可以中止一审禁令的执行。上诉法院在做出中止决定时应当考虑所有相关的问题和利益。由于一审判决具有临时强制力,故上诉法院的中止决定在司法实践中只能属于例外情形。然而,在原告是NPE的情况下,有观点认为即便其专利权被侵犯,其市场份额也不会丧失,故法院应当中止禁令的执行。但也有人认为,原告是NPE的事实,并不足以令法院中止一审禁令的执行。是否中止禁令执行的最重要判断标准在于,一审判决是否会被撤销,或者禁令的执行是否会导致不合理的损失。3、如果被告针对一审判决提起了上诉,他还可以在禁令执行前申请上诉法院增加原告的担保金。

关于永久禁令与临时禁令在程序和证据审查方面的区别问题。在临时禁令程序中,法庭被要求在简易程序中做出临时性的措施。故与之相对应的是,禁令申请人就其申请只需提供表面证据,法庭只需发现存在较高的侵权可能性,支持颁发禁令的依据就足够了。与之相反的是,对于永久禁令的审查,法庭必须通过普通程序审理发现由排除合理怀疑证据证明的侵权事实,才能颁发永久禁令。基于临时禁令简易程序审理的性质,法庭无法要求听取专家意见。在简易程序审理中可能被采纳的证据都是符合快速审理要求的一些证据。需要说明的是,由于侵权事实可能在无需听取专家意见的情况下被证明,如根据相关文件或清晰反映原告专利全部技术特征的被诉侵权产品实物等证据,故采用简易程序或普通程序审理发现侵权的区别意义非想象中大。然而,由于侵权诉讼通常涉及较为复杂的争议,禁令一般会导致严重的后果,故只有在法庭认为确有必要的情况下才颁发临时禁令。在做出该决定时,法庭必须对以下利益进行衡量:申请人的专利有效性能否得到保证;本案的侵权事实是否足够明显;侵权行为的持续是否给专利权人造成难以弥补的损害;禁令可能造成哪些损害或损失;临时禁令是否有效保护专利权人利益的唯一途径。此外,颁发临时禁令的必要性由申请人证明。所以,如果法庭发现申请人知道侵权后怠于主张权利,临时禁令就没有颁发的必要了。

(二)日本。当法庭发现侵权事实,就会根据申请颁发禁令。故此时颁发禁令是法律强制性的规定。对于临时禁令,申请人必须同时证明存在侵权事实及侵权行为的持续将导致其难以弥补的损失。对于原告涉案专利只是产品部件的情况,日本法院认为禁令的对象还是整个产品。对于涉及NPE的案件,权利滥用的原则可能适用,但目前在日本没有相关判例。关于临时禁令证据审查的问题,法庭审查的证据是那些容易被快速审查的证据。另外,在临时禁令案件中,申请人通常会被要求提供担保,以弥补禁令可能给被申请人造成的损害。

(三)韩国。当法庭发现侵权事实,颁发永久禁令是法律的强制性规定。但对于临时禁令,是否颁发属于法庭自由裁量的范畴,即需满足必要性的要求。对于涉案专利只是产品部件的情况,临时禁令针对的只是该专利部件。在很多临时禁令的案件中,法庭在做出禁令后会签发一个补充命令,要求销毁产品的所有部件,如果专利部件与其他部件是可分的,则仅要求销毁该专利部件,如果不可分,则要求销毁产品所有部件。对于涉及NPE的禁令案件中,NPE可能是法庭在行使自由裁量权去命令销毁产品时要考虑的一个因素。NPE的问题在韩国尚未引起激烈的争论。关于禁令的程序和证据审查的问题,通常来说,永久禁令要经过听证程序而临时禁令只需进行证据审查程序。听证程序相对证据审查程序更为严格,听证程序的进行会涉及各种证明手段,但在证据审查程序中,有些证据相对难以被采纳,如需要检查的证言、涉及验证、估值的证据等等。另外,永久禁令没有关于担保的要求,而临时禁令通常都需要申请人提供担保。

(四)美国。美国联邦最高法院认为,不能仅仅因为发现有侵权事实就颁发禁令。同时认为,也不能仅仅因为原告没有实施其专利(如NPE)就驳回原告的禁令申请。法庭在决定是否颁发禁令时会采用传统的“四要素检测法”。也就是说,原告必须证明:1、如果不颁发禁令,原告将遭受难以弥补的损害;2、法律规定的其他救济措施不足以赔偿原告的损失;3、考虑到原被告之间的利益衡平,禁令的颁发是必要的;4、颁发禁令不会损害公共利益。对于原告涉案专利只是产品的一个部件,法院对禁令的审查是否有所区别?美国联邦巡回上诉法院在2013年苹果诉三星案中认为:一审法院要求苹果必须证明涉案专利因素是引起消费者购买被诉产品的唯一原因,是错误的。诚然,苹果必须证明涉案专利因素引发了消费者购买被诉产品的欲望。诚然,法庭应当将注意力放在考虑涉案专利因素在被诉产品中发挥的重要性,而不只是考虑该涉案专利因素本身的重要性。但是,这些判断原则并不意味着苹果必须证明涉案专利因素是引发消费者购买的唯一原因。所以,对于苹果而言,与其证明涉案专利因素是消费者购买的唯一原因,不如证明涉案专利因素与消费者购买三星产品之间存在一定关联。要证明上述关联,可以有多种证明方法,比如提交证据证明涉案专利因素是促使消费者购买被诉产品的原因之一,又如提交证据证明涉案专利因素使得被诉产品明显更具有吸引力,再如提交证据证明如果缺乏涉案专利因素被诉产品将明显减少吸引力。

对于涉及NPE的案件,NPE通常被认为很难满足“四要素检测法”中前三项要素的要求。

关于禁令的程序和证据审查的问题。在临时禁令案件中,由于被告没有机会进行充分抗辩,故颁发临时禁令的证据相比判决的证据要更强。同时,颁发临时禁令的必要性相比禁令错误造成的损害更值得考虑。

通常情况下,当法庭决定颁发禁令时,申请人或原告需要提供相应担保以弥补禁令可能造成的损害。

八、关于专利无效程序

讨论的具体问题包括:1、在专利侵权程序中,法律是否对专利权无效的抗辩和审查有限制性的规定?2、在专利无效程序和专利侵权程序分别进行的情况下,法院是否应当中止侵权程序?3、在侵权程序中,如果法院发现涉案专利权是无效的,法院能否在全案判决前单独就该专利权无效做出决定?如果可以,该决定是以何种形式做出?当事人可以就此上诉吗?

(一)德国。对于专利诉讼,德国实行的是“双轨”模式。也就是说,专利侵权问题和专利无效问题分别由两套法院体系解决(具体内容参见业务篇第一个大问题关于德国法院体系的介绍)。在专利侵权案件中,法庭必须将一个授权的专利视为有效直至该专利权被最终撤销或宣告无效。因此,审理侵权的法院不能以原告涉案专利应当无效为由判决驳回原告诉请。

如果被告针对原告涉案专利提起无效程序,这对正在进行的侵权程序有何影响将取决于原告涉案专利权是否被侵犯这一问题的认定:1、如果不可能构成侵权,那么专利无效程序对本案没有影响,法庭将直接驳回原告诉请。2、如果构成侵权,法庭将判断其是否有必要中止侵权程序,以等待无效程序的最终结果。此时,最重要的判断标准是涉案专利被无效的可能性。3、在有些案件中,法庭可能直接中止侵权程序,而不去考虑涉案专利权是否被侵犯。比如在侵权程序中被告提出现有技术抗辩,在无效程序中主张涉案专利缺乏新颖性和创造性,基于无效程序效率较快的特点,可能此时等待无效程序对现有技术问题的回答更加合适。需要说明的是,法院在决定是否中止时对专利无效可能性的判断标准不是固定不变的。比如相比二审程序,一审程序通常要求专利无效可能性更高,法院才会中止诉讼。另外,原告有无提出禁令申请,或者侵权案件是否仅涉及损害赔偿等,也是影响法院是否中止诉讼的因素。

如上所述,德国实现的是“双轨”模式,处理侵权案件的法院不能判决专利权无效。

(二)日本。根据日本专利法,在专利侵权诉讼中,如果原告涉案专利权本应无效,则原告不能向被告主张该专利权。也就是说,审理侵权案件的法院可以直接认定原告涉案专利权无效。根据专利法及民事诉讼法相关规定,如果被告关于原告涉案专利权无效的证据因故意或重大过失超过举证期限提交,同时法庭认定被告的行为将导致诉讼程序不合理地延长,可以根据当事人申请或依职权驳回被告的无效主张。

日本专利法还规定,根据当事人的申请,如果法院认为确有必要,可以中止侵权案件的审理,以等待无效程序的最终结果。但通常来说,日本法院不会中止侵权案件的审理。因为根据日本专利法,如果终审判决认定被告构成侵权并应承担赔偿责任,被告就不能以在后无效程序最终宣告原告专利权无效为由来推翻前述判决。

另外,日本法院在侵权程序中不会针对专利权无效做出一个中间判决。

(三)韩国。关于在侵权案件中如何对待无效程序的问题,如果韩国法院认为确有必要,其可以中止侵权案件的审理,以等待无效程序的最终结果。但法院没有法定的义务必须中止。在韩国,处理侵权案件的法院不能判决专利权无效。

(四)美国。关于侵权程序中专利权无效抗辩的限制问题,主要是举证责任的限制,即主张无效的当事人应当提交清楚和令人信服的证据。关于是否中止的问题,法院有很大的自由度,通常情况下,法院会就该问题充分听取双方意见后做出决定。一般来说,法院会将对无效的认定作为全案判决的一部分,但有时候法院也会在全案判决前针对无效的争议做出简易判决。

小结篇

一、由于掌握的材料有限,故不能将大会六个分主题的所有讨论问题,特别是“专利权利要求解释及其程序规定”所涉问题向大家介绍,实在遗憾。

二、从业务篇可以看出,各国知识产权司法保护制度相互影响、求同存异。如各国均认为当今世界知识产权的战略意义逐步突显,同时知识产权司法保护专业性强,故应建立知识产权专门法院,对某类知识产权案件实现专属管辖,统一裁判尺度,加大知识产权大保护力度,最终促进科学技术创新和发展。德国是世界上第一个建立知识产权专门法院的国家,其专利法院成立于1962年。1982年,美国联邦巡回上诉法院成立。1998年,韩国专利法院成立。2005年,日本知识产权高等法院成立。又如技术调查官制度,美国的技术顾问,其身份类似于法庭书记员,负责就技术问题向法庭提出意见和建议,其意见不属于证据,仅供法庭参考。从这些特点来看,实际就是日本、韩国法院的技术调查官。再如等同原则,美国是世界上第一个创设等同原则的国家。之后,等同原则逐渐被其他国家的法律或司法实践所采纳。尽管各国关于等同特征的判断标准略有不同,但大致均遵循美国的“功能-方式-效果”检测法,即等同特征是否将与权利要求书记载的相应特征基本相同的功能,以基本相同的方式实现,从而得到基本相同的效果。关于一个被诉产品上包含多个知识产权应当如何计算赔偿数额的问题,各国均认为应当对各知识产权或其他因素对被诉产品市场获利的影响或贡献予以考虑,原告只能就其涉案专利的贡献份额获得赔偿。还有禁令的问题,各国均认为,永久禁令与临时禁令的审查有所区别。临时禁令除要求存在侵权事实外,还应当满足其他的一些条件,如申请人或原告遭受难以弥补的损害等。临时禁令的审查应当采用简易程序或证据审查程序,法庭审核的证据也是那些能够被快速审查的证据。临时禁令中,申请人或原告一般要提供担保,以弥补禁令错误可能造成的损害。

另外,各国知识产权司法保护也面临共同的问题和困难。如关于侵权赔偿数额的计算问题,各国均认为无论是采用被告侵权获利还是合理许可使用费的方法,都不可能实现精确计算,对于大量案件而言,法庭都必须行使自由裁量权,对赔偿数额进行酌定。正如德国法官所言,无论对当事人还是法庭而言,计算侵权赔偿数额都是一个痛苦的过程。

三、将中国与各国对比容易看出,中国知识产权司法保护博取众长、自成体系。如北上广三家知识产权法院的建立,就是借鉴了世界上具有代表性的德日韩美等国知识产权专门法院的成功经验。在技术调查官制度之前,我国民事诉讼法已经规定了具有专门知识的人以及鉴定人制度,各地法院司法实践中也有咨询专家制度,为何我们还要建立技术调查官制度。这是因为从日韩等实施技术调查官制度的国家的司法实践看,技术调查官确实能够发挥不可替代的作用。又如《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条,明确规定了等同原则的适用。还规定,等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。显然,我国等同特征的判断方法,与美国的“功能-方式-效果”检测法如出一辙。再如,关于被诉产品包含多个知识产权的案件,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条规定,人民法院确定侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益;因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。这些规定均与各国相关做法基本相同。还有临时禁令的审查,我国司法实践中主要采纳了美国的“四要素检测法”。

除了借鉴他国成功经验,融入所谓的国际规则外,我国也有一些具有中国特色的制度。如鉴定人制度,我国民事诉讼法规定,对于查明事实的专门性问题,法庭可以根据当事人申请或依职权委托具有资格的鉴定人进行鉴定。鉴定人应当出庭作证,鉴定意见是我国民事诉讼法规定的八种证据之一。显然,我国的鉴定人制度不同于德国的技术法官,不同于日韩的技术调查官,也不同于日韩美的技术顾问,亦与各国的技术专家(主要在资质方面)存在区别。又如关于被诉产品或方法的确定问题,在专利侵权诉讼中,德日韩美没有或者极少由法庭对被诉产品或方法采取搜查、扣押等措施。而我国民事诉讼法明确规定了证据保全制度,法庭可以根据当事人申请或依职权,对被诉产品或方法通过查封、扣押等手段进行保全。

四、以下问题值得我们持续关注、认真思考。无论是日本知识产权高等法院,还是美国联邦巡回上诉法院,都是对全国的专利侵权二审案件进行专属管辖。而我国知识产权法院仅对北上广辖区内的专利侵权一审案件进行专属管辖。立法机关当初为何没借鉴日美的做法?根据全国人大常委会关于设立北上广知识产权法院的决定,该决定施行满三年由最高人民法院报告实施情况。为何设立一个三年的实施期?三年后,北上广知识产权法院何去何从?中国届时有无可能设立一个对全国专利侵权二审案件专属管辖的知识产权上诉法院?这些问题都值得我们持续关注和思考。另外,关于专利侵权诉讼中如何应对被告提出专利权无效的问题。我国现行的做法是,被告宣告原告专利权无效只能向专利复审委提出,不服复审决定的一方可以提起行政诉讼,该行政案件由北京知识产权法院一审,北京高级人民法院二审,此时法院不能直接判决专利权是否有效,只能维持复审决定或撤销后要求复审委重做。审理侵权案件的法院不能认定原告专利权无效,要么中止等待无效程序的最终结果,要么以其他抗辩为由(如现有技术抗辩)判决驳回或支持原告诉请。这种模式加大了当事人负担,浪费了审判资源,过分拖延了侵权诉讼,还容易导致行政案件循环诉讼,一直饱受诟病。但这种模式也与我国之前知识产权法官科学技术方面的专业能力不强,与专利审查员相比存在较大差距的现实情况有关。这种模式也能够较好避免专利有效性的司法认定与行政认定不一致。随着我国知识产权专门法院的建立,可以预见知识产权法官的专业能力将得到很大提升,同时技术调查官制度的引进,也给法官解决复杂技术问题提供了有力帮助,故将来能否借鉴日美的做法,由法院在侵权诉讼中直接认定原告涉案专利权的效力,同样值得我们持续关注和思考。

ICP备案号:粤ICP备15039749号 @Copyright2003 广州知识产权法院
未经书面协议授权禁止下载试用或建立镜像